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[기고]무단 선점 상표를 부착한 짝퉁 제품 ➌

리팡 외국법자문 법률사무소 김춘국 변호사

김태일 기자   |   neo@beautynury.com     기자가 쓴 다른기사 보기
입력시간 : 2020-10-19 06:01       최종수정: 2020-10-19 06:33
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한국 기업의 상표를 중국 기업(또는 중국 자연인)이 무단으로 선점하는 사례가 여러 매체를 통해 많이 보도되고 있다.

한국 기업의 상표를 무단으로 선점하는 중국 기업(또는 자연인)은 대부분 금전적인 이익을 취하기 위해 타인의 상표를 무단으로 선점하는 전문적인 상표 브로커일 가능성이 높다. 

이런 경우 행정적인 절차를 통해서 해당 상표권의 무효를 시도하는 방법과 상표 브로커와 협상을 통해서 해당 상표권을 양도 받는 방법 등이 있다.

이번 칼럼에서는 한국기업의 상표를 무단으로 선점한 중국 기업이 해당 상표를 사용해서 직접 짝퉁 화장품을 제조·판매하는 사례에 설명하고자 한다.

의류판매 쇼핑몰 사업으로 성공신화를 이룬 S사는 패션업의 성공을 발판으로 색조 화장품 브랜드를 론칭하면서 화장품 사업에도 진출했다. 

사드 분쟁으로 촉발된 중국의 한국여행 규제와 올해 들어서는 코로나19로 인해서 중국 관광사객의 한국 여행이 거의 중단된 상태지만 중국 관광객의 한국여행이 붐을 이루던 시기에는 중국의 젊은 관광객들 사이에서는 S사의 매장을 방문하는 것은 필수 코스로 여겨질 정도로 중국 소비자들 사이에서도 큰 인기를 끌었다.

S사는 이러한 인기를 바탕으로 중국 시장에 직접 진출하기 위해 중국 상표권 출원을 진행했다. 

그런데 중국 상표권 출원 과정에서 중국 광동성에 거주하는 자연인 W씨가 자신들이 상표권을 먼저 등록 받은 것을 알게 됐다. S사는 중국에서 자신들의 상표권을 등록 받지 못하는 상황에 처하게 된 것이다.

그러나 보다 근본적인 문제는 S사의 상표권을 무단으로 선점한 중국 자연인 W씨는 S사의 상표를 부착한 화장품을 제조, 판매하고 있었으며 중국 각지에 판매 대리상도 모집하는 등 화장품사업을 대대적으로 수행하고 있는 상황으로 확인됐다.

S사는 중국 자연인 W씨가 자사의 상표를 부착해서 제조한 짝퉁 화장품을 단속할 수 있는 방법이 없다는 것이 문제다.

일부 한국 기업들은 자신들의 상표권을 무단으로 선점한 중국 기업이 등록 받은 상표를 등록 무효시키고 자신들이 해당 상표를 등록 받기 위해서 행정적인 절차를 통해 대응하는 방법을 택하는 경우가 있다.

그런데 한국기업이 중국시장에 진출하기 전에 이미 중국 기업이 해당 상표권을 등록 받고 해당 상표권을 사용하고 있는 경우 해당 상표권을 부착한 제품을 제조·판매하고 있는 경우에는 해당 상표권을 등록을 무효 시킬 수 있는 가능성(방법)은 거의 없다.

그렇기에 상황을 인정하고 중국 상표권 문제를 해결할 다른 방법을 검토하는 것이 필요하지만 일부 기업들은 다양한 방법을 먼저 시도해 보기도 한다.

실무를 진행하면서 자사의 상표권을 되찾기 위해서 행정적인 대응을 하면서 수년의 시간과 적지 않은 금전적인 비용을 지출하면서도 결국에는 자사의 상표권을 되찾는 것에 실패하는 사례를 실무상에서 자주 접하고 있다. 
   
다만 자사의 상표를 무단으로 선점하고 해당 상표를 사용하고 있는 중국 기업을 대상으로 대응하는 것은 불가능한 것은 아니다.

중국 기업이 한국 기업의 상표를 무단으로 선점 한 후 해당 상표권을 사용해서 사업을 수행하는 경우 자신들이 한국기업의 중국 내 정식 사업권자인 것으로 홍보하는 경우가 대부분이다.
 
한국 기업의 중국 내 정식 사업권자인 것으로 홍보하기 위해서 한국기업과 관련된 기업과 관련된 회사명, 홍보 이미지, 제품 자료 등을 제품 또는 서비스 홍보자료에 사용하는 것이 일반적이다.

이런 경우에는 상표권과 관계없이 부정경쟁방지법을 통해 자사와 관련된 정보나 자료를 사용하지 못하도록 하는 것이 가능하다.

중국인 W씨에게 자사의 상표권을 뺏긴 S사도 기존 자사의 화장품 브랜드를 포기하고 새로운 화장품 브랜드를 개발하는 동시에 해당 상표권을 한국과 중국에서 등록을 받는 방법으로 중국 상표권 문제를 해결했다. 

그리고 새로 개발한 화장품 브랜드를 통해 화장품을 출시하고 수년이 지난 지금은 중국 소비자들 사이에 S사의 정식 화장품 브랜드로 인식되고 있다.

중국 상표 브로커 또는 짝퉁 제품 제조업체에 대해 적극적으로 대응하는 것이 필요하다. 다만 위의 사례와 같이 행정적인 대응을 통해 해결할 수 있는 가능성이 거의 없는 경우에는 해당 상황을 받아들이고 중국 시장 진출을 위한 새로운 대응 전략을 검토하고 준비하는 것도 필요하다고 생각된다. 

 리팡 외국법자문 법률사무소(北京市立方律师事务所) 김춘국 변호사

2003년 9월 - 2007.7월 중국정법대학 법학 전공
2008 년 4 월 - 2011 년 5 월 북경금신입방지적재산권회사 근무(北京金信立方)
2011 년 11 월 - 현재 북경리팡변호사사무소 근무(北京立方)
2012 년 중국변호사 자격 취득

일본 유아식품회사 중국내 침해제품 단속
일본 유아식품회사 중국내 자연인의 악의적인 출원상표 양도
일본 음향제품회사 전시회 침해제품 상황 조사, 행정단속
한국 여성용품회사의 세관 보호조치 신청, 침해 상품 몰수 및 벌금
한국 프랜차이즈기업 상표침해 행정단속 

 
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