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[기고] 중국 상표 브로커가 우리 상표를 선점등록 받았는데 어떻게 되나

사례를 통해서 배우는 중국 상표분쟁 대응방안 ➂

김태일 기자   |   neo@beautynury.com     기자가 쓴 다른기사 보기
입력시간 : 2020-09-22 05:40       최종수정: 2020-09-22 05:42
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임동숙 사진 2.jpg

중국 상표법의 이해 –무효신청

색조회장품을 제조·판매하는 A사는 중국시장에 수출하기 위해서 중국 상표 출원을 진행하던 중 타인이 자사의 상표를 먼저 등록 받은 사실을 확인했다. 

추가 조사결과 자사의 상표를 등록 받은 등록권자는 자사의 상표를 포함해서 기타 한국 회사의 상표 다수를 출원(등록)한 것을 확인했다. 정황 상 전문적인 상표 브로커인 것으로 추측이 됐다.

이와 같은 경우 ‘자사의 상표를 부정한 수단(또는 악의적인 목적으로 출원)으로 등록 받은 상표라는 주장을 통해서 해당 상표에 대한 무효심판’을 제출할 수 있다. 

중국지식재산권국은 지난 2018년 10월 25일에 ‘악의적 상표 선점행위 엄중단속’에 대한 내용을 발표했으며 주요 내용은 다음과 같다.

그러나 소수 신청인의 상표등록 행위가 정상적인 경영의 수요를 초과하는 행위가 두드러지고 사용목적이 아닌 대량 상표 보유를 목적으로 상표등록을 해 정상적인 경영수요 시장을 방해하고, 다량 보유한 상표를 사용자에게 고가로 상표를 양도하여 불법이익을 취하고 있다. 중략

“상표국은 상표등록심사과정에서 명백하게 상표등록 질서의 혼란을 야기하고 공공이익을 훼손하는 악의적 상표매점에 대해서는 심사단계에서 엄격하게 단속할 것이라고 전했다.” 

중국국가지식재산권 상표국상표심사관리처 범아리(范亚利)부처장의 소개에 따르면 상표국은 악의적 상표매점 행위를 주요 사안으로 여기고 심사절차를 조정하고 정보 개시 기능을 추가하는 방식을 통해 실질심사과정에서 악의적 선점행위에 대해 엄중단속을 할 것이라고 전했다. 중략

광저우4399정보기술유한공사(广州四三九九信息科技有限公司)는 9000여건의 상표등록을 신청해 그 중 210건이 다른 권리소유자의 이의신청제출을 받고 상표국은 피이의에 대한 39건의 상표를 함께 처리했다. 

상해오월정보과기유한공사(上海梧樾信息科技有限公司)는 500여건의 상표출원을 신청해 그 중 77건이 다른 권리소유자에 의하여 이의신청 제출을 받았고 상표국은 그 중 피 이의신청 13건의 상표에 대해 일괄 처리(등록 불허 결정)하였다. 중략

위와 같이 자사의 상표를 타인이 무단으로 선점(등록)한 경우, 관련 상표법규정 등을 통해서 무효심판을 제출할 수가 있다. 중국 정부 관련부서에서도 이러한 행위에 대해서 적극적으로 조치하고 있다.

다만 관련 규정을 적용해서 ‘무효심판’을 제출한 후 해당 상표를 ‘등록 무효’시키는 것은 간단하지만은 않은 문제다.

서두에서 언급한 색조화장품 업체 A사의 상표권을 선점한 사람(중국 자연인 宋씨)는 A사와 아무런 업무거래관계가 없었으며 타인의 상점을 무단으로 출원(등록)한 상표의 총갯수가 38개 밖에 되지 않았다.

관련 업무 실무상에서 보면 타인의 상표를 적어도 50개 이상 대량적으로 출원한 경우에 무효심판 (또는 이의신청) 심사 과정에서 ‘전문적인 상표 브로커이며 타인의 상표를 악의적으로 선점한 경우’로 인정될 가능성이 있다.

다시 말해 A사가 자사의 상표권을 선점한 송씨의 등록상표를 대상으로 무효심판을 제출한다고 해도, 무효결정 가능성이 높지 않다고 판단 됐다.

A사에게 ‘무효심판’을 제출한 후에 상대방과의 ‘상표권양수도 협상’을 진행할 것을 제안했으며 결국 송씨로부터 합리적인 금액으로 자사상표를 양도받은 후에 중국 상표권을 확보할 수 있게 됐다.

피무효심판 상표에 대한 상표 양수도 협상과 관련해서 부연설명하면 중국 자연인 송씨 입장에서도 자신은 타인의 상표를 악의적으로 출원한 것은 사실이다. 

관련 상표법이 강화되고 있는 상황에서 색조화장품 업체 A사가 제기한 무효심판 건에 대해서 승소(등록 유지 결정)할 수 있다고 자신할 수 없는 상황이라고 판단하고 A사로부터 일정 금액을 받고 분쟁상표를 양도한 것이라고 추측된다.

다음호에서는 타인이 선점한 상표에 대한 무효심판 제출 후, 분쟁상표를 등록무효 시킨 사례에 대해서 설명드리겠다.

 경력

2012 1 ~ 2012 11 : 北京市立方律师事务所 한국팀 팀장

2012 12 ~ 2018 3 : 北京市立方律师事务所 한국연락사무소 소장

2018 04 ~ 현재: 立方 외국법자문 법률사무소 소장

2012 12 ~ 현재: 靑眼 TRADEMARK PROTECTION 대표

 

2014년무역협회 주관 상해수출상담회 현장 법률자문

2015KOTRA 주관 천진 한국상품 전시회 현장 법률자문

2019년서울산업진흥원 주관 해외지식재산권 분쟁예방컨설팅 수행

2015~ 한국지식재산보호원 K-BRAN 보호컨설팅 지원사업 수행연구원


상표권 분쟁

3ce 모조화장품 유통 침해조사 및 단속

달리프(DALEAF), 어헤즈(AHEADS) 상표권 분쟁 공동대응 등 다수


 
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