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[기고]중국 거래처가 우리 상표를 먼저 등록 받았을때 어떻게 해야 하나?

중국 상표법의 이해 –무효신청

김태일 기자   |   neo@beautynury.com     기자가 쓴 다른기사 보기
입력시간 : 2020-08-24 06:11       최종수정: 2020-08-24 06:33
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중국 총판 또는 대리상 등이 자사의 상표권을 무단으로 선점하는 문제는, 중국 시장에 진출하는 많은 화장품 회사들이 겪고 있는 문제 중에 하나다.

먼저, 상기와 같은 문제가 발생된 상황에 대해서 추측해보겠다.
중국 파트너가 자사의 상표권을 먼저 등록 받았다는 것은 중국 파트너가 자사의 상표권을 중국 상표국에 출원한지 최소 1년이 지났다는 것을 의미한다.

중국 파트너사에게 상표를 뺏긴 한국 화장품회사는 중국 시장진출을 위해서 중국 파트너사와 상담을 진행하고 파트너쉽 계약을 체결하고 1년여의 시간이 지날 동안 중국 상표국에 자사의 상표를 출원하지 않았다는 것을 의미하는 것이다.

물론 한국 화장품회사의 상표권을 무단으로 선등록 받은 중국 파트너사의 악의적인 행위가 가장 근본적인 문제이나 중국시장에 화장품을 수출하면서 1년 이상 상표권을 출원하지 않은 한국기업의 문제에 대해서는 해외 시장에 진출하는 한국기업들이 심각하게 고민하고 개선해야 될 부분이라고 생각된다.

중국 파트너사가 자시의 상표권을 무단으로 등록 받은 경우에는, “무효심판” 제출을 통해서 해당 상표의 무효 시키는 방법이 있다.

중국 상표법 제44조의 규정에 의하면 ‘이미 등록된 상표가 상표법 제10조, 11조, 제12조 또는 사기 또는 기타 부정당한 수단으로 상표 등록을 받을 시, 상표국은 당해 등록상표에 대해 무효를 선고하고 기타 법인 또는 개인은 상표평심위원회에 당해 등록상표의 무효를 청구할 수 있다’ 라고 규정하고 있다.

또 중국 상표법 제45조의 규정에 의하면 이미 등록된 상표가 상표법 제13조 제2항과 제3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조를 위반할 경우, 상표등록일로부터 5년 내 선행 권리인 또는 이해 관계인은 상표평심위원회에 당해 등록상표의 무효를 청구할 수 있다. 

다만 중국 파트너사의 상표등록이 부정한 수단(또는 악의적인 목적으로 출원)으로 등록 받은 상표라는 것을 주장하기 위해서는 객관적인 증거자료를 제출하는 것이 중요하다.

예를 들어 중국 파트너사가 자사의 상표를 중국 상표국에 출원한 날짜 이전에, 중국 파트너사와 업무 관계가 있었다는 것을 증명할 수 있는 자료를 제출하는 것이 중요한 것이다.

분쟁 상표의 출원일 이전에 발생된 중국에서의 상표사용자료, 중국 파트너사와 계약서, 해당 상표가 부착된 제품을 중국 파트너사에 수출했다는 것을 증명할 수 있는 수출서류 및 수출대금 입금내역 등의 자료다.

무효신청 제출 시 중요한 사항 중에 하나는 중국 파트너사가 무단으로 등록 받은 상표에 대해서 무효심판을 제출하고 해당 상표의 등록이 무효가 된다고 하더라고 해당 상표권이 자사로 돌아오는 것이 아니라는 것이다.

무효심판 제출과 함께 해당 상표에 대한 신규 출원을 하고 (무효결정 판결 이후에) 해당 상표를 등록 받은 것 또한 무효심판 제출만큼 중요한 절차다.

무효심판 제출을 통해서 중국 파트너사가 등록 받은 상표를 무효시킨다고 하더라도, 무효심판 제출 후 심판에 대한 결정이 나오기까지 최소 12개월이 소요된다. 그리고 중국 파트너사가 등록 받은 상표에 대해서 무효심판 제출 이후부터는 중국 파트너사와 분쟁 관계가 되며 중국 파트너사가 상표권 권리를 행사할 경우 한국 화장품회사 입장에서는 분쟁상표에 대한 무효결정이 나오기 전까지는 중국에 자사의 화장품을 판매할 수 없는 상황에 처할 수도 있는 것이다.

따라서 전반적인 상황을 고려해서 어떤 전략과 대비책으로 준비하면서 무효심판을 제출할 것인지에 대해서 검토 한 후에 진행하는 것이 중요하다.

다음 호에서는, 상기와 같은 상황에서 한국 화장품회사가 대응한 사례에 대해서 설명 드리겠습니다. 감사합니다. 

 
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